玩具類について商標「CRASH DUMMIES」の連邦登録を保有していたMattel社は、8条の使用宣誓書を提出することができず、当該連邦登録が2000年12月29日付けで取り消されました。その後、Crash Dummies Movie社が、同一商標について2003年3月31日に連邦登録出願を行いましたが、かかる出願に対して、Mattel社は先行するコモンロー上の権利の存在を理由に、異議を申し立てておりました。

異議申立においては、Mattel社には1995年12月~2003年12月までの不使用期間が認められたため、審判部は3年の不使用期間があったことを理由に、Mattel社の連邦登録商標は放棄されたものと判断しました。

しかしながら、コモンロー上の権利については、「不使用の合理的な理由、および、近い将来において使用を開始する意思」の立証により、商標が放棄されたものとは扱わず、異議の成立を認めました。

かかる異議決定に対し、Crash Dummies Movie社は、裁判を提起して審判部の判断を争っておりましたが、この度、裁判所は審判部の判断を支持する判決を出しました。

<コメント>
使用宣誓書の不提出や非更新により連邦登録が放棄されたとしても、使用意思等を立証できれば、コモンロー上の権利の放棄とはならないとの判断がなされました。使用意思の立証には、具体的な計画があったこと等の一定事実の存在が必要ではありますが、先願として認められる商標の範囲として、場合によっては不使用状態のコモンロー上の権利が含まれてくる可能性がある点で、留意が必要かと思われます。

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