2011 年9 月に成立した米国特許法改正(AIA)によって、特許の取消を求める制度として「付与後レビュー(Post Grant Review; PGR)」が新たに導入された。

この付与後レビューは、2012 年9 月に施行されたが、先願主義(2013 年3 月16日施行)が適用される出願から発行された特許のみを対象としており、かつ、特許付与から9 か月以内という制限がある。

そのため、米国特許商標庁(USPTO)から提供されている統計では、正式にカウントされた申立はこれまでなかったが、この度、付与後レビューの実質的な申立第1号がカウントされた。

カウントされた申立は2014年8月5日に提出されたPGR2014-00008で、US 8,684,420(出願日:2013年7月26日、発行日:2014年4月1日)を対象としている。

ここで注目すべきは、対象特許が、先願主義施行日以前に出願された先の出願の利益を主張している継続出願から発行されたものであるという点である。

AIAでは、先の出願の利益を享受できる場合、有効出願日(effective filing date)は先の出願の出願日となるため、本来であれば、対象特許に先願主義は適用されず、付与後レビューの申立はできない。

しかしながら、申立人は、継続出願時に新規事項が追加されたとして、対象特許には先願主義が適用されるべきであると主張している。

今後、USPTOの審判部(Patent Trial and Appeal Board; PTAB)による判断が注目される。

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