Biosig Instruments, Inc. v. Nautilus, Inc. Fed. Cir. 2015) No. 2012-1289

2014年、米国連邦最高裁は、クレームの明確性要件(米国特許法112条(b)項)につき、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が従来用いていた「insolubly ambiguous」基準を否定し、クレームの記載が「reasonable certainty(合理的確実性)」基準をもって発明の範囲を当業者に告知しない場合に不明確な記載として特許は無効とされるべきと判示し、事件をCAFCに差し戻した。その後CAFCで再審理され、2015年4月27日にCAFCは最高裁が提示した新たな基準に基づいて判決を下した。

今回のCAFC判決では、前回とは基準が異なるものの、結論は維持された。すなわち、CAFCは、明細書等を参酌すれば、「reasonable certainty」をもって、争点になっていたクレームの文言「spaced relationship」がなす発明の範囲を当業者が解釈できるとして、法112条(b)項の要件を満たすと判断した。

本事件を含めた明確性要件の一般論として、判断基準は変わったものの、判断のプロセスや結果については従来と変わっていないとの見解がある。しかしながら、今後の裁判例の蓄積やUSPTOからのガイダンスを総合的に考慮して、先の最高裁判決による影響の有無を判断すべきと思われる。

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