M.Z. Berger & Co., Inc. v. Swatch AG (Fed. Cir. 2015) No. 2014-1219

2015年6月4日、米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、出願時に「誠実な使用意思(bona fide intent to use)」を欠いていたことを理由とする異議申立事件に関し、米国特許商標庁(USPTO)の商標審判部(TTAB)が取消を認めた判断を維持する判決を下した。

これまで、TTAB段階では「誠実な使用意思」の欠如が取消理由になるとの判断がされてきたが、裁判所においては初の判断となる。判決では、「誠実な使用意思」の客観的立証の基準は厳しくはないが、単に権利を維持するためだけを目的とした出願には誠実な使用意思は認められないと判断した。

日本の出願人は、特にマドプロ出願の際に、日本登録の広めの商品/役務内容をそのまま英訳して、米国指定することがあるが、出願の際にMM18で「誠実な使用意思」を宣誓していることを忘れてはならない。明らかに使用予定の無い商品/役務を米国指定の範囲に含めた場合には取消のリスクがある。

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