米国では、基本的には、審査段階は特許審査便覧(MPEP)に従って、権利化後は裁判例に従って、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(PBPクレーム)の解釈が行われます。

まず、審査段階では、PBPクレームそのものは適切な形式とされており(MPEP 2173.05(p))、製品を製造するためにプロセスが実際に使われている場合には米国特許法112条(a)項の記載要件(written description requirement)を満たすとされています(MPEP 2163)。また、新規性(米国特許法102条)及び非自明性(米国特許法103条;進歩性)の特許性判断はいわゆる「物同一説」に基づいているため、クレームされた発明と実質的に同一と思われる物が存在すると審査官が認定した場合、出願人は、非自明の相違点が存在することを立証する必要があります(MPEP 2113)。

一方、権利化後では、特許性の判断は審査と同様に「物同一説」に基づいていますが、権利範囲の判断は製法に限定して解釈する「製法限定説」に基づいています(Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc. (Fed. Cir. en banc 2009))。

したがって、PBPクレームでの権利化が避けられない場合であっても、その権利範囲には十分に留意する必要があります。

【出典】
米国特許商標庁「Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 07.2015, Last Revised November 2015」

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