優先権主張の基礎出願に記載のない事項を含む欧州特許出願を分割出願した際に生じうる問題(いわゆる「Poisonous Priority(毒入り優先権)」・「Poisonous Divisional(毒入り分割)」)を取り上げた事件(G1/15)が拡大審判部で審理されることになっており、これを受けて、現在、欧州特許庁では同様の問題を含む案件の処理が停止されている。

拡大審判部に付託された質問は、下記の通り。

1. Where a claim of a European patent application or patent encompasses alternative subject-matters by virtue of one or more generic expressions or otherwise (generic “OR”-claim), may entitlement to partial priority be refused under the EPC for that claim in respect of alternative subject-matter disclosed (in an enabling manner) for the first time, directly, or at least implicitly, and unambiguously, in the priority document?

2. If the answer is yes, subject to certain conditions, is the proviso “provided that it gives rise to the claiming of a limited number of clearly defined alternative subject-matters” in point 6.7 of G 2/98 to be taken as the legal test for assessing entitlement to partial priority for a generic “OR”-claim?

3. If the answer to question 2 is yes, how are the criteria “limited number” and “clearly defined alternative subject- matters” to be interpreted and applied?

4. If the answer to question 2 is no, how is entitlement to partial priority to be assessed for a generic “OR”-claim?

5. If an affirmative answer is given to question 1, may subject-matter disclosed in a parent or divisional application of a European patent application be cited as state of the art under Article 54(3) EPC against subject-matter disclosed in the priority document and encompassed as an alternative in a generic “OR”-claim of the said European patent application or of the patent granted thereon?

このG1/15の口頭審理は2016年6月7日及び8日(2016年3月10日付けのOrder参照)に行われることになったが、第三者の意見書(amicus curiae)が相当数提出されており、注目度の高さがうかがわれる。

***追記(2016年6月22日)***
経過情報において2016年6月7日付けの議事録(Minutes)が掲載された。これによれば、口頭審理は6月7日のみで終了し、遅くとも11月末までに審決が示される模様である。

***追記(2016年11月30日)***
下記の判断にあわせて、タイトルを一部変更。

同経過情報において2016年11月29日付けの指令(Order)が掲載され、部分優先を認める判断が示された。すなわち、本文中の質問1への回答として「No」が示されたことになり、「毒入り」に関する懸念が解消される方向になると考えられる。なお、別紙の通知(Communication)によれば、判断の理由は追って示されるとある。

***追記(2017年2月2日)***
2017年2月1日付けにて判断の理由を含む審決(Decision)が公表された(速報は、下記の関連記事参照)。

【出典】
欧州特許庁「Communication from the Enlarged Board of Appeal concerning case G 1/15
欧州特許庁「Notice from the European Patent Office dated 2 October 2015 concerning the staying of proceedings due to referral G 1/15
欧州特許庁「Referrals pending before the Enlarged Board of Appeal
欧州特許庁「European Patent Register: EP0921183」 ※対象特許の経過情報

【関連記事】
知財トピックス(欧州情報)[特許/EP] -速報-「毒入り優先権」・「毒入り分割」に関する問題は解消へ 2017-02-02

※この記事は一般的な情報、執筆者個人の見解等の提供を目的とするものであり、創英国際特許法律事務所としての法的アドバイス又は公式見解ではありません。