新人君の日記（特許）：創英国際特許法律事務所

今回は特許法第３６条違反の拒絶理由通知が来たので、クライアント送付用にその拒絶理由についてのコメントを作成しました。審査官は「請求項１に記載された発明は、課題を解決できるか否かが実施例で確認されていない」と述べていたので、「請求項１を実施例に記載された発明に限定する補正をすべきです」とのコメントを作成しました。

先輩にコメントを見せたところ、コメントの段階で拒絶理由通知への対応を制限してしまうとクライアントをミスリードする可能性があると指摘されました。明細書の全体を注意して読んでみると、実施例に記載された発明まで限定しなくても拒絶理由を解消できる可能性があるような気がしました。

今後は拒絶理由通知について色々な対応を視野に入れつつ、適切なコメントの作成を心掛けたいです。そのためには、どんな対応が可能か勉強しておかなくちゃ。

化学系の特許出願で請求項１を実施例まで限定してしまうと、権利取得の意味がなくなる可能性もあります。一方で最近は今回の通知のように、いわゆる「サポート要件」について厳しい判断が多くなっています。また、クライアントの特許戦略的な事情もあります。

このような色々な事項を考慮した上で、後の意見書・補正書等の作成を円滑に進めることができるよう留意してコメントを作成するようにしましょう。

また、拒絶理由通知への対応として分割出願をする方法もありますよ。