新人君の日記（特許）：創英国際特許法律事務所

以前クライアントに送付した拒絶理由通知に対して、クライアントから応答方針を頂いたので、その内容に基づいて手続補正書及び意見書の案を作成し、先輩にチェックしてもらいました。

先輩には、開口一番「意見書をごちゃごちゃ書きすぎて、主張すべき部分がよくわからない。」と指摘されてしまいました。自分なりに拒絶理由通知への反論を色々な視点で考えたのですが、それらを全て盛り込んだため、主張のポイントがかえってぼやけてしまったようです。意見書は、特許すべきであるという心証を審査官に抱かせるように作成するのが大事だから、「数打ちゃ当たる」の考え方で様々な主張をしたのですが。。

あとで自分の作成した意見書案と、先輩に修正してもらった意見書案を読んでみると、たしかに先輩の意見書案の方が説得力のある内容でした。意見書には明細書とは違った難しさがあるので、もっと経験していきたいです。
 

意見書作成の上で重要なことは、審査官が意見書を一読しただけで出願人の意図を理解でき、しかも、その内容に納得できるという点です。色々と熟慮した上で今回の意見書案を作成したことは理解できますが、その結果、内容が煩雑になっています。読み手（＝審査官）の立場に立って書くように留意してください。

また、意見書には決まった形式がない分、明細書よりも文章の構成能力が試される場合も多々あります。さらに、拒絶理由通知に対する応答案を検討・作成することは、明細書を作成する上でも大変参考になります。ですから今後も明細書の作成に並行して拒絶理由通知対応に積極的に取り組めば、飛躍的に力がつくかと思います。