新人君の日記（特許）：創英国際特許法律事務所

はじめて中間処理の仕事を担当することになりました。拒絶理由通知の内容は、第２９条第２項の進歩性違反、それと記載不備の第３６条違反。既にクライアントから応答方針の指示をもらっている段階で、さっそく内容の検討を開始しました。

まずは、出願の明細書を読んで発明の内容を理解するところから着手しました。こうして他の人が書いた明細書をじっくり読むのは、明細書の書き方の勉強にもなります。その上で、とりあえず記載不備の拒絶理由を解消するための補正について検討をはじめました。今回は、特許を受けようとする発明が不明確だという第３６条第６項第２号の違反を指摘されているので、それを明確化するような補正をすればクリアできるわけですが、これがなかなか難しいです。

審査官が何を不明確と言っているかはわかったのですが、補正は新規事項追加にならないように、明細書、図面中に補正の根拠がないといけないんですよね。どういう補正をすれば審査官の指摘を完全にクリアできるのか、どこまでの範囲で補正することが許容されるのか。それに、この記載不備に対する補正案を考えてもそれで仕事は終わりじゃなくて、肝心の進歩性の方の反論を検討しないといけないし、この件の処理はもう少し時間がかかりそうです。が、応答期限もあるのでゆっくり考えてもいられません。
 

中間処理の仕事は担当者の腕の見せ所だと思いますが、その結果が拒絶か、特許かということで白黒がはっきりしてしまうので、怖い仕事でもあります。まずは、明細書を十分に読み込んで、自分なりの補正案を考えてみて下さい。それに、中間処理の仕事で記載不備の拒絶理由について検討するというのは、請求項でのどういう記載が不備と判断されるのかを知る機会でもあります。これは、新件の明細書作成の仕事にも必ずいきてくるので、積極的にいろいろな中間案件に取り組んでみましょう。