新人君の日記（特許）：創英国際特許法律事務所

拒絶理由通知に対する対応について、引き続き検討中です。記載不備を解消する補正案は出来たので、進歩性違反を解消するための補正、反論の内容について検討しています。

クライアントからは進歩性違反に対して希望する補正案をもらっているので、基本的にはそれに沿った対応になるのですが、引用文献の内容を検討すると、どうもその補正内容では反論が厳しいような気がしました。そこで、もっと減縮補正した方がいいのではないかということで、クライアントに電話して相談してみました。その結果、反論が厳しいことは承知の上で、当初の補正案の内容で対応することになりました。さらに減縮補正すると現行の製品が権利範囲から外れてしまうので、それでは権利が取れても意味がないということでした。言われて、なるほど、と思いました。

担当者さんにも、拒絶理由通知に対して補正を検討する際には、特許性のことだけを考えていてはダメと言われました。今回のように現行の製品と権利範囲との関係を考える場合以外にも、例えば、その出願が自社製品の保護のためのものか、あるいは他社対策を目的とするものかという出願の位置付け、拒絶査定になってしまった場合に不服審判を請求する予定があるか、もしくは今回が最後の応答となる予定かどうか、そういう「個々の出願の事情」を十分に把握し、それを加味して補正、反論を検討するように、とのことです。難しいですが、とりあえずは、クライアントとの意思の疎通を重視しつつ、その希望から外れるような対応をしないように気をつけたいと思います。

特許法第３６条によれば、特許請求の範囲に記載される「特許を受けようとする発明」は明細書の「発明の詳細な説明に記載したもので」なければならないんですよね。明細書を書くときに常に意識していなければいけない事項です。いろいろと工夫してみましょう。

あと、我々の代理人としての立場も忘れてはいけません。工夫して明細書を書くのは大切ですが、その工夫がクライアントの意図や希望から外れた「余計なお世話」的な工夫になってしまってはダメです。必要に応じてクライアントの意見も聞きながら、明細書の作成作業をすすめることを忘れないように注意しましょう。