新人君の日記（特許）：創英国際特許法律事務所

　中間案件で、独立項である請求項１のみ２９条２項による拒絶理由があり、従属項である請求項２～５には拒絶理由がない件がありました。請求項１を削除する補正を行えば、特許査定となると思われるのですが、お客様は全く補正をせずに、お客様が考えるところの請求項１の発明と引用文献との相違点について意見書で主張して欲しいとのことです。確かに、お客様の主張も一理あるとは思いますが、補正を行わずに特許査定となる可能性は低いと思います。こういった場合、どうしたら良いのでしょうか？

　こういった場合はケース・バイ・ケースなのですが、少なくとも、お客様は従属項にまで限定したくはないという希望を持っておられるのですね。そして、補正を行わずに特許になる可能性も低いものの全くゼロではないのですから、この場合は、お客様の考えるように、補正をせずに、お客様が考えるところの請求項１の発明と引用文献との相違点について意見書で主張するようにしましょう。確かに、君の考えるように、補正を行わずに特許査定となる可能性は低いでしょうし、請求項１を削除する補正を行えば簡単に特許査定となるのでしょうが、お客様はあくまでも広い請求項１での権利化を望んでいるわけですから、お客様のニーズに応えるように仕事をしましょう。発明や出願はあくまでも、お客様のものであり、我々は代理人の立場であることを忘れてはいけません。もし、これで拒絶査定となり、お客様も狭い従属項２～５での権利化に納得して頂けるようでしたら、今度は審判請求と審判請求後の補正で対処するようにしましょう。