新人君の日記（特許）：創英国際特許法律事務所

これまで、国内特許出願の中間処理（拒絶理由通知に対する応答処理）を様々経験してきて、特許査定も何件か受けることができました。
権利化するための意見書の書き方は何となくパターン化されてきたのですが、この度、これまで権利行使上での配慮がいかに少なかったかを思い知らされる経験をしました。
それは、あるケースを担当した際に先輩にチェックしてもらったところ、「この意見書は、進歩性を主張するあまり余計な効果を主張しすぎているよ」との指摘を受けたのが発端でした。
先輩によると、意見書に余計な効果を書きすぎていると後の権利行使時に権利範囲が限定解釈されるおそれがあるとのことでした。
自分にはまだまだ大局的な配慮が足りないことを思い知らされました。

それは“包袋禁反言”のことですね。
意見書作成時には、進歩性に対する反論を重視して、細かい実施例でしか出てこないような効果まで書きたくなりますが、書きすぎないように注意しないといけません。
特許事務所の仕事は権利になったら終わりと考えるのではなく、その後の権利行使も見据えた姿勢を持つことが大事です。
そのためには、特許発明の技術的範囲の解釈を含む各種判例の勉強も欠かせませんので、仕事の合間を見つけて是非勉強してください。