1 はじめに
今回は、今年6月の大合議判決を解説する。なお、紙幅の都合上省略した点があるため、別の機会で改めて詳しく解説したいと考えている。

2 事案の概要
二酸化炭素含有粘性組成物に関する2つの特許(以下、「本件特許権」という。)を有する原告が、本件特許の侵害品の製造販売等を行う被告らに対し、差止及び損害賠償の支払いを請求した事案。

3 主な判示事項
・特許法102条2項における「利益の額」の意義及び推定覆滅事情
・特許法102条3項における「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」の意義及び実施に対し受けるべき料率

4 判決1
(1)特許法102条2項
「特許法102条2項…所定の侵害行為により侵害者が受けた利益の額とは,原則として,侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって,このような利益全額について同項による推定が及ぶと解すべきである。もっとも,上記規定は推定規定であるから,侵害者の側で,侵害者が得た利益の一部又は全部について,特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には,その限度で上記推定は覆滅されるものということができる。」「…侵害行為により侵害者が受けた利益の額は,侵害者の侵害品の売上高から,侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり,その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。
「…推定の覆滅については,同条1項ただし書の事情と同様に,侵害者が主張立証責任を負うものであり,侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。例えば,〔1〕特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性),〔2〕市場における競合品の存在,〔3〕侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),〔4〕侵害品の性能(機能,デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情について,特許法102条1項ただし書の事情と同様,同条2項についても,これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。また,特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても,推定覆滅の事情として考慮することができるが,特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく,特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け,当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である。

(2)特許法102条3項
「特許法102条3項による損害は,原則として,侵害品の売上高を基準とし,そこに,実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。

特許発明の実施許諾契約においては,技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で,被許諾者が最低保証額を支払い,当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなどさまざまな契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し,技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には,侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして,…同項に基づく損害の算定に当たっては,必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく,特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき,実施に対し受けるべき料率は,むしろ,通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。したがって,実施に対し受けるべき料率は,〔1〕当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や,それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ,〔2〕当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性,他のものによる代替可能性,〔3〕当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様,〔4〕特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して,合理的な料率を定めるべきである。

5 まとめ
特許法102条2項について、従来、「利益の額」を特許発明が寄与した利益であると解し、その寄与利益額について権利者が立証責任を負うとした裁判例が多数存在しており、裁判所の判断により寄与度が認定されることにより、「利益の額」が大幅に減額されるおそれがあった。本判決では、「利益」を「侵害者の全体利益」と解したうえで、全体利益の額に対する特許発明の非寄与率を推定の一部覆滅事由として侵害者が立証責任を負うとする見解を採用した。減額されるかは被告の主張立証次第となるため、今後、認容額の高額化が予想される。

特許法102条3項についても、従来の裁判例では、実施に対し受けるべき料率について10%を超えることは少なかったが、本判決が出たことにより、今後、認められる実施料率が大きくなることが予想される。

なお、令和元年改正特許法102条4項では、同条3項に基づく損害の算定にあたって「当該特許権…の侵害があったことを前提として当該特許権…を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者…が得ることとなるその対価を考慮することができる。」としており、本判決が改正法に沿うものとなっている。

 

【出典】
1 知財高裁 令和元年6月7日(平成30年(ネ)第10063号)大合議判決(PDF)

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