1 はじめに
特許法102条2項に関する大合議判決(ごみ貯蔵機器事件)、特許法102条2項3項に関する近時の大合議判決(二酸化炭素含有粘性組成物事件)(既報にて解説)の裁判例に関連して、今回は、特許法102条1項に関する裁判例(知財高判 平成27年11月19日 平成25年(ネ)10051号、オフセット輪転機版銅事件)を解説する。

2 事案の概要
2件の特許権を有している原告が、本件特許の侵害品の製造販売をしている被告に対し、製造販売等の差止及び損害賠償の支払いを請求した事案。

3 判決
(1)特許法101条1項の趣旨
「特許法102条1項は,民法709条に基づき販売数量減少による逸失利益の損害賠償を求める際の損害額の算定方法について定めた規定であり,同項本文において,侵害者の譲渡した物の数量に特許権者等がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額を乗じた額を,特許権者等の実施能力の限度で損害額と推定し,同項ただし書において,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が販売することができないとする事情を侵害者が立証したときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものと規定して,侵害行為と相当因果関係のある販売減少数量の立証責任の転換を図ることにより,従前オールオアナッシング的な認定にならざるを得なかったことから,より柔軟な販売減少数量の認定を目的とする規定である。」

(2)特許法102条1項の解釈
「特許法102条1項の文言及び上記趣旨に照らせば,特許権者等が『侵害行為がなければ販売することができた物』とは,侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品,すなわち,侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。また,『単位数量当たりの利益額』は,特許権者等の製品の販売価格から製造原価及び製品の販売数量に応じて増加する変動経費を控除した額(限界利益の額)であり,その主張立証責任は,特許権者等の実施能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである。

さらに,特許法102条1項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が『販売することができないとする事情』については,侵害者が立証責任を負い,かかる事情の存在が立証されたときに,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものであるが,『販売することができないとする事情』は,侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし,例えば,市場における競合品の存在,侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),侵害品の性能(機能,デザイン等特許発明以外の特徴),市場の非同一性(価格,販売形態)などの事情がこれに該当するというべきである。

(3)販売することができないとする事情のあてはめ(競合品の存在)
「本件特許2の出願前に被告が製造しA社に納入したA版胴は,表面粗さRmaxが1.5μmに調整されるように設計され,平成23年の測定では2.47 ~ 4.02μmに調整されていたところ,本件訂正明細書2の記載に照らすと,本件訂正前の特許請求の範囲に係る『1.0μm≦Rmax<6.0μm』の数値範囲内に版胴表面粗さRmaxを調整することによっても,版ずれトラブルを解決するのに一定の効果があることが認められる‥。」(訂正後の特許請求の範囲に係る数値範囲は「6.0μm≦Rmax≦100μm」である。:筆者注)以上により、競合品の存在を認めたうえで、「販売することができないとする事情」が一部存在すると認定した。

4 解説
本判決では、特許法102条1項の「侵害行為がなければ販売することができた物」について、特許発明の実施品である必要はなく、「侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品、すなわち、侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる」とした。特許権者が特許発明を実施していなくても、競合関係にある製品を販売していれば、侵害行為によって原告製品の売り上げが減少し、損害を受ける場合もあるからである。

特許法102条2項についても、「特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とするものではな」く、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべき」とした裁判例(ごみ貯蔵機器事件大合議判決(知財高裁 平成25年2月1日平成24年(ネ)第10015号))があり、特許権者において侵害品と競合する製品を販売していた場合も、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在するとして、特許法102条2項が適用されるものと考えられる。

なお、「販売することができないとする事情」のあてはめについて、特許実施品ではない競合品(訂正後の特許請求の範囲に係る数値範囲外に調整しても版ずれトラブルを解決するのに一定の効果があるような製品)が存在することをもって、「販売することができないとする事情」が存在するとした。競合品が存在することによって、特許権者の製品のみならず競合品の売り上げも減少すると考えられ、譲渡数量すべてが特許権者の製品の減少分にはならないからである。

※この記事は一般的な情報、執筆者個人の見解等の提供を目的とするものであり、創英国際特許法律事務所としての法的アドバイス又は公式見解ではありません。