1.本裁判例について
令和2年2月28日に、知財高裁において、新たな大合議判決がなされた(知財高判 令和2年2月28日(令和元年(ネ)第10003号))。

既報の大合議判決(二酸化炭素含有粘性組成物事件)と同様、損害論に関して判断した裁判例である。既報の大合議判決は令和元年改正前特許法102条2項及び3項について判断したのに対し、今回の美容器事件大合議判決は、令和元年改正前特許法102条1項について判断したものである。なお、損害論に係る特許法102条は令和元年(令和2年4月1日施行)に改正されたが、本判決及び既報の大合議判決は、改正後の特許法102条にも妥当するものと解される。

2.事案の概要
発明の名称を「美容器」とする各特許権を有する一審原告が、一審被告に対し、一審被告製造に係る美容器の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出、又は譲渡若しくは貸渡の申出をすることは、一審原告の各特許権を侵害するとして、被告製品の製造販売等の差止め等を求めるとともに、民法709条に基づき、損害賠償請求をした事案。

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3.争点
本判決では、改正前特許法102条1項の各要件の意義等について争点となった。同項のうち争点となった要件について、赤字を付した。

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4.判決(一部、順序を入れ替えた)
①特許法102条1項の…,特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは,侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品,すなわち,侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りると解すべきである。

「単位数量当たりの利益の額」は,特許権者等の製品の売上高から特許権者等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した額(限界利益の額)であり,その主張立証責任は,特許権者等の実施の能力を含め特許権者側にあるものと解すべきである。

…本件発明2は,…軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明であると認められる(以下、この部分を「本件特徴部分」という。)。…特許発明を実施した特許権者の製品において,特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても,特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるというべきである。

そして,原告製品にとっては,ローリング部の良好な回転を実現することも重要であり,そのために必要な部材である本件特徴部分すなわち軸受け部材と回転体の内周面の形状も,原告製品の販売による利益に相応に貢献しているものといえる。

しかし,…原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は,ローリング部の構成であるものと認められ,…本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから,原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく,したがって,原告製品においては,上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。

③特許法102条1項…の「実施の能力」は,潜在的な能力で足り,生産委託等の方法により,侵害品の販売数量に対応する数量の製品を供給することが可能な場合も実施の能力があるものと解すべきであり,その主張立証責任は特許権者側にある。

そして,…一審原告は,毎月の平均販売個数に対し,約3万個の余剰製品供給能力を有していたと推認できるのであるから,この余剰能力の範囲内で月に平均2万個程度の数量の原告製品を追加して販売する能力を有していたと認めるのが相当である。

④特許法102条1項ただし書の規定する譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者等が「販売することができないとする事情」については,侵害者が主張立証責任を負い,このような事情の存在が主張立証されたときに,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものである。

…そして,「販売することができないとする事情」は,侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい,例えば,〔1〕特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性),〔2〕市場における競合品の存在,〔3〕侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),〔4〕侵害品及び特許権者の製品の性能(機能,デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在することなどの事情がこれに該当するというべきである。

…原告製品は,比較的高額な美容器であるのに対し,被告製品は,原告製品の価格の8分の1ないし5分の1程度の廉価で販売されていることからすると,被告製品を購入した者は,被告製品が存在しなかった場合には,原告製品を購入するとは必ずしもいえないというべきである。したがって,上記の販売価格の差異は,販売できない事情と認めることができる

…原告製品の単位数量当たりの利益の額の算定に当たっては,本件発明2が原告製品の販売による利益に貢献している程度を考慮して,原告製品の限界利益の全額から6割を控除し,また,被告製品の販売数量に上記の原告製品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た一審原告の受けた損害額から,特許法102条1項ただし書により5割を控除するのが相当である。仮に,一審被告の主張が,これらの控除とは別に,本件発明2が被告製品の販売に寄与した割合を考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても,これを認める規定はなく,また,これを認める根拠はないから,そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできない。

…また,一審被告による本件特許権2の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は,認容額,本件訴訟の難易度及び一審原告の差止請求が認容されていることを考慮して,5,000万円と認めるのが相当である。

5.解説
本判決によれば、102条1項の適用の流れは、以下のとおりとなる。

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式にすると、以下のようになると解される。

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すなわち、特許発明の寄与度等による減額については、102条1項本文で事実上推定される「利益の額」の推定の覆滅事情として考慮されることとなる。これは、既報の大合議判決で特許法102条2項において示した、「『利益』を『侵害者の全体利益』と解したうえで、全体利益の額に対する特許発明の非寄与率を推定の一部覆滅事由として侵害者が立証責任を負うとする見解」と実質的に同一であるものと解される。

また、①「侵害行為がなければ販売することができた物」については、例えば知財高判 平成27年11月19日 平成25年(ネ)10051号、オフセット輪転機版銅事件(参照)と同様の判示をしており、④「販売することができないとする事情」については、前回の大合議判決と同様に判示をしている。

なお、損害として認められた弁護士費用について、請求認容額だけでなく事案の難易度等も考慮して、比較的高額な損害額として認定されたことも意義があると考える。

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