1 特許法102条2項の概要
特許法102条2項は以下のとおりである。なお、同項は令和元年特許法改正の改正対象ではない。

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特許法102条2項は、「民法の原則の下では,特許権侵害によって特許権者が被った損害の賠償を求めるためには,特許権者において,損害の発生及び額,これと特許権侵害行為との間の因果関係を主張,立証しなければならないところ,その立証等には困難が伴い,その結果,妥当な損害の填補がされないという不都合が生じ得ることに照らして,侵害者が侵害行為によって利益を受けているときは,その利益額を特許権者の損害額と推定するとして,立証の困難性の軽減を図った規定である」。1

すなわち、民法709条における損害賠償請求において、「故意又は過失によって特許権が侵害され、それにより損害が発生した」ことを権利者側が立証した場合に、「損害の額」と、「侵害行為とその損害額との因果関係」を推定するとした規定である。

その計算方法は以下のとおりとなる。

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2 侵害品の単位数量当たりの利益額
侵害品の単位数量当たりの利益額について、大合議判決2では、以下のように判示している。

「利益の額とは,原則として,侵害者が得た利益全額であると解するのが相当であって,このような利益全額について同項による推定が及ぶと解すべきである。…侵害行為により侵害者が受けた利益の額は,侵害者の侵害品の売上高から,侵害者において侵害品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した限界利益の額であり,その主張立証責任は特許権者側にあるものと解すべきである。

従来、「利益の額」を特許発明が寄与した利益であると解し、その寄与利益額について権利者が立証責任を負うとした裁判例も多数存在していた。しかし、上記判決では、「利益」をあくまで侵害者の利益全額(全体利益)であると解している。なお、その主張立証責任は、特許権者側にある。また、上記判決は以下のように判示している。

「(特許法102条2項)は推定規定であるから,侵害者の側で,侵害者が得た利益の一部又は全部について,特許権者が受けた損害との相当因果関係が欠けることを主張立証した場合には,その限度で上記推定は覆滅されるものということができる。」

すなわち、「利益」を発明の寄与度に応じた利益として認定するのではなく、「利益」として全体利益を認定したうえで、当該全体利益の額に対する特許発明の「非」寄与率について利益の推定を一部覆す事由(一部覆滅事由)として侵害者が立証責任を負うとする見解を採用した。

3 推定覆滅事由
特許権者側が「侵害者が得た利益全額」を立証したとしても、その利益全てが発明の寄与によるもの、すなわち、特許発明を実施したことによって利益が生じたものとは限らず、特許発明以外の「他の要因」によって利益が生じた部分も存在していると考えられる。「他の要因」による利益分は、「特許侵害によって損害が生じた部分」とは言えないため、損害額として含めるのは妥当でない。この点について上記判決は、以下のように判示している。

「特許法102条2項における推定の覆滅については,同条1項ただし書の事情と同様に,侵害者が主張立証責任を負うものであり,侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情がこれに当たると解される。

例えば,〔1〕特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在すること(市場の非同一性),〔2〕市場における競合品の存在,〔3〕侵害者の営業努力(ブランド力,宣伝広告),〔4〕侵害品の性能(機能,デザイン等特許発明以外の特徴)などの事情について,特許法102条1項ただし書の事情と同様,同条2項についても,これらの事情を推定覆滅の事情として考慮することができるものと解される。

また,特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合においても,推定覆滅の事情として考慮することができるが,特許発明が侵害品の部分のみに実施されていることから直ちに上記推定の覆滅が認められるのではなく,特許発明が実施されている部分の侵害品中における位置付け,当該特許発明の顧客誘引力等の事情を総合的に考慮してこれを決するのが相当である。

すなわち、推定の覆滅に係る部分は、侵害者が主張立証責任を負うとし、上記「他の要因」、すなわち「侵害者が得た利益と特許権者が受けた損害との相当因果関係を阻害する事情」の例を掲げている。さらに、「特許発明が侵害品の部分のみに実施されている場合」において、形式的にその当該部分の経済的価値を考慮するだけではなく、特許発明の顧客誘引力等を考慮して、当該侵害品の利益に対し特許発明の実質的な価値がどの程度存在するのかという観点で検討すべきであると示していると考えられる。

1 知財高裁平成25年2月1日(平成24年(ネ)第10015号)大合議判決(ごみ貯蔵機器事件)
2 知財高裁令和元年6月7日(平成30年(ネ)第10063号)大合議判決(二酸化炭素含有粘性組成物事件)
*上記2つの事件は知的財産高等裁判所「大合議事件」より、判決の要旨、判決の全文、原判決の全文のPDFが確認できる。

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