1  はじめに
特許発明が特許権者側の製品又は侵害者側の製品の一部にしか用いられていないとする場合、特許法102条1項1号においてどのように判断されるかについて検討する。

2  特許法102条1項1号における「単位数量当たりの利益の額」
美容器事件大合議判決1によれば、特許法102条1項1号における「単位数量当たりの利益の額」とは、特許権者等の製品の売上高から特許権者等において上記製品を製造販売することによりその製造販売に直接関連して追加的に必要となった経費を控除した額(限界利益の額)である。そして、特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益であると事実上推定される。これは、あくまで事実上の推定であるため、推定は覆滅され得るのである。

どのような場合に推定が覆滅されるかについて、美容器事件大合議判決では、以下のように判示している。

「(エ)・・・本件発明2は,回転体,支持軸,軸受け部材,ハンドル等の部材から構成される美容器の発明であるが,軸受け部材と回転体の内周面の形状に特徴のある発明であると認められる(以下、この部分を「本件特徴部分」という。)。
…本件特徴部分は,原告製品の一部分であるにすぎない。
ところで,本件のように,特許発明を実施した特許権者の製品において,特許発明の特徴部分がその一部分にすぎない場合であっても,特許権者の製品の販売によって得られる限界利益の全額が特許権者の逸失利益となることが事実上推定されるというべきである。
…上記のとおり,原告製品は,一対のローリング部を皮膚に押し付けて回転させることにより,皮膚を摘み上げて美容的作用を付与するという美容器であるから,原告製品のうち大きな顧客誘引力を有する部分は,ローリング部の構成であるものと認められ,また,前記アのとおり,原告製品は,ソーラーパネルを備え,微弱電流を発生させており,これにより,顧客誘引力を高めているものと認められる。これらの事情からすると,本件特徴部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから,原告製品の販売によって得られる限界利益の全額を原告の逸失利益と認めるのは相当でなく,したがって,原告製品においては,上記の事実上の推定が一部覆滅されるというべきである。
そして,上記で判示した本件特徴部分の原告製品における位置付け,原告製品が本件特徴部分以外に備えている特徴やその顧客誘引力など本件に現れた事情を総合考慮すると,同覆滅がされる程度は,全体の約6割であると認めるのが相当である。」

3  事実上の推定の覆滅について
上記判示部分によれば、特許権者側の製品が、発明の特徴的部分以外に備えている特徴により顧客吸引力が認められる場合には、特徴的部分が原告製品の販売による利益の全てに貢献しているとはいえないから、事実上の推定が一部覆滅されるとしている。

ただし、「特許発明の技術が特許権者の製品のうちの一部の部品部分に用いられているのであって、その部品以外の部分の価額が減額される(その部品部分のみの利益額が「単位数量当たりの利益の額」と認定される)」というように形式的に減額されるのではなく、発明の特徴的部分以外の部分が原告製品の売り上げにどの程度貢献し、どの程度顧客誘引力が認められるかという点を実質的にみて、推定覆滅されるかどうかが判断されるのである。

なお、この点について、以下のような指摘がある。

「例えば、自動車に用いられている特許発明という点では同じであっても、低公害エンジンの発明と、リクライニングシートの角度調整機能の発明とを、同列に扱うことはできないであろう。需要者の購入を決定的に動機づける発明であれば、一つの発明の侵害であっても自動車全部の利益を損害として請求することができる場合もあり得よう」2

前者について、例えば低公害エンジンが当該自動車の売り上げに大きく貢献する場合もあり、「単位数量当たりの利益の額」が自動車全体の限界利益であると認定され、推定覆滅が認められないことも十分考えられる。他方、後者について、リクライニングシートの角度調整機能のほかに、例えば自動運転機能が大きく売り上げに貢献していた場合、自動車全体の限界利益から相当程度推定覆滅される場合も考えられる。

4  被告製品に対する寄与度について
なお、本件発明の被告製品に対する寄与度については、以下のとおり判示している。

「仮に,一審被告の主張が,これらの控除とは別に,本件発明2が被告製品の販売に寄与した割合を考慮して損害額を減額すべきであるとの趣旨であるとしても,これを認める規定はなく,また,これを認める根拠はないから,そのような寄与度の考慮による減額を認めることはできない。」

すなわち、「その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者が販売することができないとする事情」は別問題として、例えば本件発明の特徴部分が被告製品の一部分にすぎない場合であっても、本件発明が被告製品の販売に寄与した割合に応じて損害額を減額する規定や根拠がないため、認められないとした。

1 知財高判令和2年2月28日(令和元年(ネ)第10003号)
2 三村量一「損害(1)―特許法102条1項」牧野利秋・飯村敏明編『新・裁判実務体系(4)知的財産関係訴訟』(青林書院、2001)304頁

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