1 はじめに
美容器事件大合議判決1において、「販売することができないとする事情」とは、「侵害行為と特許権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情をいい、例えば、①特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性)、②市場における競合品の存在、③侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、④侵害品及び特許権者の製品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在することなどの事情がこれに該当するというべきである」と判断している。

今回は、「販売することができないとする事情」の意味を検討したうえで、例示のような場合になぜ「販売することができないとする事情」に該当するのかを検討する。

2 特許法102 条1 項1 号について
まず、特許法102条1項1号では、権利者の実施能力の限度において「侵害者の譲渡数量=権利者の喪失した販売数量」であると擬制し、この侵害者の譲渡数量に権利者の単位数量当たりの利益率を乗じた額を権利者の損害額であるとしている2

しかし、そもそも原則としては、特許権者が被疑侵害者に特許権侵害に基づく損害賠償請求をする場合、民法709条を根拠に損害賠償請求することとなる。そして、民法709条の損害賠償請求が認められるためには、侵害行為と損害額との間の因果関係、すなわち、「侵害行為が無かったならば生じなかったであろうという損害額」を立証しなければならない。

民法709 条の特例として特許法102 条1 項1 号が存在するため、同号における損害額である「侵害者の譲渡数量×単位数量当たりの利益率」中に「侵害行為と損害額との間の因果関係」が存在しない部分、すなわち侵害者の譲渡数量のうち、「仮に侵害者が侵害品を販売しなかった場合に権利者の販売数量が喪失していたとはいえない事情」があれば、その部分はそもそも損害賠償請求が認められないこととなる。

特許法102 条1 項1 号は、その部分を、「販売することができないとする事情」として規定し、「当該事情に相当する数量(…「特定数量」…)を控除」することとしたのである。

3 判例の掲げる例示の検討
(1)特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性)
例えば、侵害品がディスカウントストアでのみ販売されており、特許権者の製品が百貨店でのみ販売されている場合、百貨店において商品を購入する者がディスカウントストアや雑貨店において商品を購入しないとする経験則があるとすれば、侵害品がディスカウントストアで販売されていたとしても、特許権者の製品の需要者層は侵害品を購入しないと考えられ、特許権者の製品の売り上げに対する影響は低いと考えられる。そのため、侵害行為と特許権者の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情があり「販売することができないとする事情」として控除が認められると解される。なお、美容器事件大合議判決では、そのような経験則が認められないとして、控除を認めなかった。

また、例えば侵害品が相当廉価であり、特許権者の製品が侵害品の5倍以上の価格で販売されている場合、侵害品を購入した者は、仮に侵害品が存在しなかった場合に特許権者の製品を購入していたとは必ずしもいえないため、同様に「販売することができないとする事情」として控除が認められると解される(美容器事件大合議判決参照)。

(2)市場における競合品の存在
特許権者の製品と侵害品以外に市場における競合品が存在している場合、例えば侵害品が100個販売されていた場合に、それによって特許権者の製品の販売がそのまま100個減少することになった、ということにはならない。実際には、特許権者の製品の販売が50個、競合品の販売が50個減少するといったように、侵害品の販売による影響は特許権者の製品だけでなく、競合品にも及ぶこととなる。このように、侵害品の販売による影響を受けない部分が存在するため「販売することができないとする事情」として控除が認められると解される。

(3)侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)
侵害品の販売が、通常の営業努力を超えて侵害者の営業努力によってなされたものである場合は、営業努力があったからこそ購入者が侵害品を購入したという側面もある。そうすると仮に侵害品の販売が無かった場合に侵害品の購入者が特許権者の製品を購入しなかった可能性があるため、その分「販売することができないとする事情」として控除が認められると解する。

なお、事業者は、営業努力をするのが通常であるため、二酸化炭素粘性組成物事件大合議判決3では、「通常の範囲の工夫や営業努力をしたとしても、推定覆滅事由に当たるとはいえない」としている。

(4)侵害品及び特許権者の製品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在すること
この点も(3)と似ており、特許発明以外の特徴に惹かれて購入者が侵害品を購入したという側面もある。そうすると仮に侵害品の販売が無かった場合に侵害品の購入者が特許権者の製品を購入しなかった可能性があるため、その分「販売することができないとする事情」として控除が認められると解する。

1 知財高判令和2 年2月28日(令和元年(ネ)第10003 号)
2 特許庁総務部総務課制度審議室編『令和元年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明推進協会)10 頁
3 知財高裁令和元年6月7日(平成30年(ネ)第10063号)

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