1 はじめに
今回は、「ごみ貯蔵機器事件大合議判決(知財高裁平成25年2月1日(平成24年(ネ)第10015号))」に関連して、特許法102条2項の適用の前提として、特許権者の実施が必要なのか、必要でないならば、どのような場合に適用され得るかについて検討することとする。

2 ごみ貯蔵機器事件の事案の概要
英国に本拠地を有し、日本国外における幼児用製品の製造等を業とする会社(特許権者、原告)が、日本国内の会社(被疑侵害者、被告)に対して、特許権侵害訴訟を提起した事案である。なお、原告は日本国内で特許発明を実施しておらず、日本国内の販売代理店との間で販売店契約を締結し、販売代理店が、原告製品を販売していた。

3 ごみ貯蔵機器事件大合議判決の判示事項
「…特許法102条2項は,損害額の立証の困難性を軽減する趣旨で設けられた規定であって,その効果も推定にすぎないことからすれば,同項を適用するための要件を,殊更厳格なものとする合理的な理由はないというべきである。

したがって,特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には,特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり,・・・特許法102条2項の適用に当たり,特許権者において,当該特許発明を実施していることを要件とするものではないというべきである。」

4 特許法102条2項の適用場面
従来の裁判例では、原告が自ら特許発明を実施しなければ、被告による特許権侵害がなければ原告が利益を得られたであろうという事情が存在せず、原告に損害が発生しない、と考えられていた。しかし、ごみ貯蔵機器事件大合議判決にて、特許権者の特許発明の実施は、特許法102条2項の適用の要件ではない旨を明確にした。

そこで、どのような場合に102条2項の適用が肯定され、どのような場合に102条2項の適用が否定されるのか、検討することとする。

まず、特許権者が国内で特許発明を実施していた場合は特許法102条2項が適用されることに争いない。

つぎに、特許権者が侵害品と競合する製品を国内で販売していた場合も、特許権の存在によって侵害品(特許権者にとっての競合品)の市場への流入を防ぐことができていたが、侵害品が市場に流入したことによって特許権者の売り上げの減少が観念できる。そのため、侵害者の侵害行為がなかったならば、利益が得られたであろうという事情が認められ、特許法102条2項の適用が認められると考えられている。この場合、ごみ貯蔵機器事件大合議判決では、「特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は,推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である」としている1

なお、本稿とは若干ずれるが、特許法102条1項1号の適用の場面でも、美容器事件大合議判決2 にて、「特許権者等が「侵害行為がなければ販売することができた物」とは,侵害行為によってその販売数量に影響を受ける特許権者等の製品,すなわち,侵害品と市場において競合関係に立つ特許権者等の製品であれば足りる」と判示したとおり、特許権者が侵害品の競合品を販売していれば足りるとされている(競合品十分説)。

それでは、特許権者が特許発明実施品の販売も競合品の販売もしておらず、第三者に特許実施許諾のみをしている場合はどうか。

実施料が定額であるなど、特許権侵害行為によって実施権者の実施品の売り上げが減少したとしても特許権者の実施料収入に影響がない場合には、特許権侵害行為があったとしても「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が存在しないように考えられる。他方で、ランニングロイヤリティ方式のように、実施料がライセンシーの売り上げに比例する場合は、特許権侵害行為によって実施権者の実施品の売り上げが減少した場合、特許権者の実施料収入が減少してしまうため、当該事情が認められ得るのではないかと考えられる。

ただし、この点は激しい見解の対立があるところであり3、例えば、特許法102条2項の適用について「同条3 項の存在等に照らすと,特許権者が実施料のみを得ているような場合は除外されるものと解される」4とする見解もあるが、本大合議判決では、特に特許権者が実施料のみを得ているような場合に特許法102条2項の適用を否定していない。そのため、このような場合に一律に適用を否定するのではなく、前段落の検討を参考にしながら事案ごとに、およそ「特許権者に,侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する」関係が成り立つといえるかどうかを検討するのが適切であるように考えられる。

1 具体的には、二酸化炭素含有粘性組成物事件大合議判決(知財高判令和元年6月7日(平成30年(ネ)第10063 号))をご参照いただきたい。
2 知財高判令和2年2月28日(令和元年(ネ)第10003号)
3 上野達弘「判批」、小泉直樹ほか編『特許判例百選(第5版)』(有斐閣 2019年)81頁参照
4 氏名不詳「判批」、『Law & Technology 59 号』(民事法研究会 平成25年)66頁

 

参考文献:
注釈に掲げたもののほか、
牧野利秋=磯田直也「損害賠償(3)」、
牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務体系第Ⅱ巻』(青林書院 2014年)43頁以下

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