1 はじめに
特許侵害訴訟において損害賠償請求をする場合、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所は、原則として、侵害論と損害論の2段階審理方式を採用していることは、前回説明したとおりである。今回は、損害論の審理について、当事者がどのような主張立証を行っていくのかについて次回と2回に分けて説明する。

2 損害論の審理の概要
侵害論における弁論準備手続期日にて、侵害論について裁判所から充足・有効の心証が開示された後、損害論の審理に移行することになる。まず、原告は、損害の根拠規定(特許法102条1項~3項のいずれによるものか)を明らかにして、各規定において必要な要件に沿って主張立証していくことになる。

なお、訴状には請求の原因、すなわち、請求権を発生させるために必要な事実を記載しなければならない(民訴法133条2項2号)ため、不法行為に基づく損害賠償請求権(請求権)を発生させるために必要な事実(損害が発生した事実及びその額等)を訴状段階で記載することとなる。しかし、特許侵害訴訟では、訴状提出段階で具体的な損害額等を把握できていないことも多々あるため、訴状には損害額や費目について概括的に記載されていることが多く、損害論の審理に移行してから、具体的な損害論の主張立証をしていくことになる。

3 損害の主張立証
以下、特許法102条各項の原告と被告の主張立証について説明する。なお、今回は、特許法102条1項1号についての説明を行う。

(1)特許法102条1項1号
ア 原告側
原告は、以下の事実を立証することになる。

20210216-law-topics-1

【①について】
侵害者の譲渡数量は原告が主張立証すべき事実である。しかし、被告による侵害品の譲渡数量は、被告側の事情であるため、原告側で証拠を有していない場合も多い。そのような場合には、侵害品の譲渡数量に関する証拠(売上台帳等)について、被告側の任意の証拠提出に委ねることになる。被告がこれに応じない場合は、前回解説した文書提出命令の申立を検討することとなる。実際には、被告側としては、文書提出命令を拒否した場合に制裁があることも考えると、いずれ証拠を提出せざるを得なくなるため、原告の文書提出命令申立前に任意で提出することも多い。

なお、こうした証拠には営業秘密が記載されていることが多いため、損害論の立証とは無関係な記載部分にはマスキングをして提出することや、関係ある部分であっても閲覧制限の申立(民訴法92条1項)を行うこともある。

ここで、閲覧制限の申立について若干補足する。そもそも裁判所にある訴訟記録(証拠や主張書面)は、誰でも裁判所書記官に対して閲覧を請求することができる(民訴法91条1項)。しかし、営業秘密が訴訟記録に綴られて、誰でも閲覧できるとなると、当事者にとって不利益が大きい。そこで、そのような場合に当該営業秘密の部分の閲覧(謄写)を請求できる者を「当事者(原告被告)に限る」とすることができる制度が、閲覧制限の申立である。特に特許侵害訴訟では、損害論に限らず、侵害論でも、例えば被告製品の原料や製造過程を示した証拠など、営業秘密に該当する場合があるため、よく用いられる制度である。

【②について】
原告がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益額については、原告側が会計帳簿等の資料を有していると考えられるため、これを提出して立証することとなる。

なお、利益額は、第三者に知られたくない重大な営業秘密であると考えられるため、①と同様にマスキングや閲覧制限の申立を活用することになる。また、利益率を被告にも知られたくないという理由から、特許法102条1項を選択せず、特許法102条2項を選択することもある。

【③について】
原告の販売能力については、例えば工場の設備やこれまでの製造実績等を立証していくこととなる。

イ 被告側
被告としては、侵害品の譲渡数量の全部又は一部に相当する数量の製品を原告が販売することができないとする事情及びその数量(特定数量)を立証することになる。

すなわち、〔1〕特許権者と侵害者の業務態様や価格等に相違が存在すること(市場の非同一性)、〔2〕市場における競合品の存在、〔3〕侵害者の営業努力(ブランド力、宣伝広告)、〔4〕侵害品及び特許権者の製品の性能(機能、デザイン等特許発明以外の特徴)に相違が存在することなどの事情である。

参考文献:
東京地裁知財部『特許権侵害訴訟の審理モデル(損害論)』
(https://www.courts.go.jp/tokyo/vc-files/tokyo/file/tizai-songairon1.pdf)
髙部眞規子編『特許訴訟の実務(第2版)』(商事法務2017年)228頁以下

※この記事は一般的な情報、執筆者個人の見解等の提供を目的とするものであり、創英国際特許法律事務所としての法的アドバイス又は公式見解ではありません。