2021年6月21日、米国連邦最高裁判所は、United States v. Arthrex, Inc.事件のCAFC(連邦巡回区高等裁判所)の判決を取り消し、事件をUSPTO(米国特許商標庁)に差し戻す判決を下しました。

■背景
米国における官吏は、上級官吏(principal officer)と、下級官吏(inferior officer)の2種類があります。上級官吏は、大統領が上院の助言と承認を得て任命する一方、下級官吏は連邦議会がその任命権限を各省の長官等に付与することができます。USPTOのPTAB(特許審判部)の行政特許判事(Administrative Patent Judge。以下、APJ。日本で言う、特許庁の審判部の審判官)は、下級官吏の任命方法により、USPTOの上位機関である商務省の商務長官が任命していました。

一方で、米国特許法第6条(c)3では、「IPR等(日本で言う、無効審判等)の再審理(rehearing)は、PTABのみが行うことができる」と規定しており、下級官吏の任命方法により任命されたAPJの判断を、その上の上級官吏が監督できないことになっていました。

本事件では、APJの任命方法と、APJの判断に対する上級官吏の監督可否における合憲性が争われました。

■判決の概要
連邦最高裁判所の判決の概要は、以下の通りです。

  • IPR等におけるAPJの決定は、USPTOの長官等の上級官吏によって見直し不可能であることから、APJの任命方法と、APJが見直し不可能な決定を出せる権限との間に、整合が取れていない。
  • 米国特許法第6条(c)3の「IPR等のrehearingは、PTABのみが行うことができる」という規定は、PTABの決定を上級官吏である USPTO 長官等が見直すことを不可能にしており、合憲ではないため、施行できない。従って、同規定に関わらず、USPTOの長官はPTABの決定を見直すことができる。
  • 本事件の救済措置として、原審決をrehearingするかどうかを決定するため、事件をUSPTO 長官代行に差し戻す。

■USPTOの暫定措置
本事件の判決を受けて、USPTOは早速、暫定措置(interim procedure)を取り、2021年7月1日にはその説明会(Boardside Chat)がありました。Boardside Chatは、USPTO 長官代行のDrew Hirshfeld氏、PTABの審判長のScott R. Boalick氏等が参加して、開催されました。

USPTOの暫定措置の骨子は、以下の通りです。

  • USPTOの長官は、米国特許法第6条(c)3の規定に関わらず、PTABの決定をレビュー(review)することができる。
  • USPTOの長官のreviewは、USPTOの長官が自発的に行うこともできれば(下記図のsua sponte review)、IPR等の当事者の申請により行われることもできる。
  • IPR等においてPTABの最終決定(final written decision)が書面で行われてから30日以内に、当事者は、USPTOの長官のreview(下記図のoption 1)、またはPTABのrehearing(下記図のoption 2)のうちどれかを選択的に申請することができる。

20210709-US

  • PTABのrehearing(上記図のoption 2)が行われた後に、当事者は、当該PTABのrehearingの決定に対して、USPTOの長官のreviewを更に申請することができる。
  • 以上の措置は暫定的なものなので、今後変更の可能性がある。

より詳細な事項については、下記USPTOのホームページをご確認ください。

【出典】
USPTO「USPTO implementation of an interim Director review process following Arthrex
USPTO「Arthrex Q&As
USPTO「Patent Trial and Appeal Board Boardside Chat: Arthrex and the interim procedure for Director review」(PDF)

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