トピックス

2. 特許出願の時又は日の確認

（記載なし）

【新設】
・審査官は、特許出願の時又は日を必ず確認する。
・分割出願などの「特殊な出願」については、実体的要件を満たしているか否かを判断した上で、出願の時又は日を確認する。

分割出願等の特殊な出願において、審査官が出願日を認定する際の手順が明確化されました。

3. 進歩性の具体的な判断

（記載なし）

【追記】
・引用文献に明示的に記載された課題に過度にとらわれることなく、当業者にとって自明な課題等も考慮する。
・各要素の有無のみならず、それらの程度の差異も踏まえて総合的に評価する。

審査官の論理付けにおいて、自明な課題の考慮や、各要素の「強弱（程度）」を踏まえた総合評価を行うことが明記されました。

3.2.2 阻害要因 (1)

阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げられる。

【追記】
阻害要因の例としては～（中略）。ただし、審査官は、以下のような阻害要因があるといえる場合であっても、進歩性が肯定される方向に働く要素としての程度には差異があることに留意する。

阻害要因に該当する場合でも、その「強さ（程度）」には差があることが明記されました。

3.2.2 阻害要因 (2)

【削除】
刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く。

【変更】
～妨げるような記載があることも、論理付けを妨げる阻害要因として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。ただし、阻害要因があることをもって直ちに進歩性が肯定されるわけではなく、進歩性が否定される方向に働く要素も含めて総合的に評価した上で、論理付けができるか否かを判断する。

「引用発明の適格性を欠く」という強い表現が廃止され、あくまで「阻害要因の一つ」として総合評価の中で判断される形に整理されました。

3.1.2 他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと (2)(i)

各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致している場合

各々の願書に記載された出願人（注1）の全員が表示上完全に一致している場合

【新設】（注1）他の出願について、出願人名義変更届が提出されている場合には、それも考慮して本願の出願時点での出願人を判断する。

先願（他の出願）について名義変更届が提出されている場合、それを考慮して出願人の同一性を判断することが明記されました。

3.1.2 他の出願の出願人が本願の出願時において、本願の出願人と同一でないこと (2)(ii)

各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致していない場合であっても、実質的に判断した結果、出願人全員が完全同一である場合

（例：出願人の改称、相続又は合併があって本願の出願人と、他の出願の出願人とが表示上は一致しなくなった場合）

各々の願書に記載された出願人の全員が表示上完全に一致していない場合であっても、実質的に判断した結果（注2）、出願人全員が完全同一である場合

【新設】（注2）例えば、出願人の改称があった場合には特許庁への届出がなくとも改称前後の出願人は変わらない。また、一般承継（相続、合併又は会社分割等）があった場合には特許庁への届出がなくとも承継の効力が生じる。これらのように、各々の出願人全員が表示上完全には一致していなかったとしても、実質的に出願人同一であると判断できる場合がある。

単なる「例」の記載から「注」へと変更され、特許庁への届出が未了であっても、改称や一般承継（合併・会社分割等）の効力発生により実質的に同一と判断されるケースが詳細に明記されました。

4.4.2 他の出願が同日出願である場合

【構成】
(1) 出願人が異なる場合
(2) 出願人が同じ場合

【未審査請求時の対応】
同日出願の一部が審査請求されていない場合、第39条以外の拒絶理由があっても、それに基づく拒絶査定はしない（「審査を進めることができない旨を通知」し、審査請求されるまで待機する。

【構成】
(1) 各出願が特許庁に係属している場合
(2) 少なくとも一の出願が特許庁に係属していない場合

【未審査請求時の対応】
同日出願が審査請求されていない場合、39条以外の拒絶理由があれば通知し、解消しない場合には拒絶査定をする。他の拒絶理由がなければ、各出願に対し特許庁長官名で「協議を指令する」。

構成が「特許庁への係属の有無」ベースに再編されました。
また、相手方が審査請求前であっても、本願に他の拒絶理由があれば拒絶査定まで進めることが可能になり、他の拒絶理由がなければ協議指令が出されるなど、審査の迅速化が図られました。

4.4.3 協議の指令をした後の取扱い

（記載なし）

【新設】
・補正等で同一性を解消することが通常であり、必ずしも協議結果の届出をしなくてもよい。
・意見書等で「協議により定めた出願」を明記する。
・両者の記載が矛盾する場合や記載がない場合は、協議不成立とみなす。

協議指令に対する出願人の応答方法（補正での回避や、意見書での主張方法）と、特許庁側の判断基準が詳細に明文化されました。

3.3.1 特許請求の範囲の補正
(4) 除くクレームとする補正の場合 (i)

請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正

請求項に係る発明が引用発明と偶然重なるために新規性等が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除くことにより、請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする補正

※「技術的思想として顕著に異なる」とは、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないものであると理解できる程度に異なるものを想定している。

除くクレームが許容される条件として、「技術的思想として顕著に異なる（到底想定されない）こと」が明確に定義され、補正が許される類型(i)の範囲は狭くなりました。

同上
（留意事項）

（記載なし）

【新設】
出願人は、～単に主張するのみでは不十分であり、請求項に係る発明の課題や出願時の技術常識等を考慮すれば、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないと当業者であれば理解できるものを除いていることを説明することが求められる。

除くクレームを行う際の、出願人側（代理人）の意見書等における主張・立証責任が明確化されました。

同上
（例4）

【鉄板洗浄剤の例】
Naイオンを含有する洗浄剤から、引用発明であるCO3イオンを含有する洗浄剤を除く補正。

【動物用経口投与組成物の例】
防カビ目的の「動物用経口投与組成物」から、引用発明である猛毒（フルオロ酢酸ナトリウム）を含有する「害獣殺傷用組成物」を除く補正。

「技術的思想が顕著に異なる（到底想定されない）」という新基準の定義に合致する、より極端でわかりやすい具体例に差し替えられました。

4.2 明細書等について補正ができる時期

外国語書面出願においても、明細書等について補正ができる時期は、通常の特許出願の明細書等について補正ができる時期と同じである。

外国語書面出願の明細書等について補正ができる時期は、通常の特許出願の～（中略）規定に従う。
【新設】なお、翻訳文が提出される前の時期は、明細書等について補正ができる時期に該当しない。これは、翻訳文が提出される前は外国語書面出願の明細書等が存在しないこととなり、その結果、外国語書面出願の明細書等について補正をすることができないためである。

翻訳文提出前に補正（および分割出願）ができない理由が、法的な根拠に基づいて明確化されました。

6.1.3 審査における留意事項
(1) (要件2)の「原出願の出願当初の明細書等」について

審査官は、特許出願の分割の実体的要件のうち「原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること」については、原出願の翻訳文ではなく、外国語書面に基づいて判断する。

審査官は、(要件2)については、原出願の出願当初の明細書等とみなされる原出願の翻訳文のみならず、外国語書面に基づいて判断する。すなわち、～（中略）「原出願の外国語書面に記載された範囲内であって、かつ翻訳文に記載された事項の範囲内（ただし、原出願において誤訳訂正が許される範囲を含む。）」と読み替える。

分割要件の判断基準が、「外国語書面と翻訳文の両方の範囲内（誤訳訂正可能範囲を含む）」と詳細に定義されました。

6.1.3 審査における留意事項
(3) (要件3)の「原出願の分割直前の明細書等」について

（記載なし）

【新設】
分割出願において、誤訳訂正書により、原出願の分割直前の明細書等にも存在していた誤訳の訂正を目的とする補正がされる場合がある。
（中略）
当該誤訳の訂正を目的とする補正事項が、原出願の外国語書面出願においても、誤訳の訂正を目的とする補正事項として許され得る範囲内のものである場合に限り、当該誤訳の訂正を目的とする補正事項が外形的に原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項を含むことを理由として、(要件3)を満たしていないとは判断しない。

分割出願のタイミングで、原出願から引き継いでしまった誤訳を「誤訳訂正書」によって適法に訂正できる条件が明文化されました。

4.1.5 誤訳訂正書による補正が誤訳の訂正を目的としていないことが明らかである場合の取扱い

（記載なし）

【新設】
外国語書面のごく一部のみを翻訳文として提出し、誤訳訂正書によって初めて多くの部分の翻訳を追加するような手続は、誤訳訂正書による補正であっても、その補正は、誤訳の訂正を目的としていないことが明らかであるから、取扱いの濫用に当たり、許されない。
したがって、そのような補正については、～（中略）補正書による補正と同様に判断し、翻訳文新規事項に該当するものと判断する。

翻訳文提出期間の徒過（期限切れ）を回避するために、ごく一部の翻訳文のみを提出し、後から誤訳訂正書で大部分を追加するような「制度の濫用」が明確に禁止されました。

6.1.3 分割出願の審査における留意事項

審査官は、特許出願の分割の実体的要件を、原出願の国際出願日及び分割直前における明細書等に基づいて判断する（特許出願の分割の実体的要件の判断手法については、「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」を参照。）。

審査官は、特許出願の分割の実体的要件を、原出願の国際出願日における明細書等及び分割直前における明細書等に基づいて判断する（特許出願の分割の実体的要件の判断手法については、「第VI部第1章第1節 特許出願の分割の要件」及び「第VII部第1章 外国語書面出願制度の概要」の6.1を参照。）。

表現が正確なものに修正されるとともに、判断手法の参照先として「外国語書面出願制度」の項目が追加されました。

6.2.3 変更出願の審査における留意事項

(1) 原出願が国際実用新案登録出願の場合
審査官は、出願の変更の実体的要件を、原出願の国際出願日及び変更直前における明細書等に基づいて判断する（～参照）。
ただし、原出願が外国語の～（中略）～通常は、原出願の翻訳文に基づいて判断すれば足りる。
(2) 原出願が国際意匠登録出願の場合
審査官は、出願の変更の実体的要件を、原出願の国際登録の日及び変更直前における願書の記載又は願書に添付した図面等に基づいて判断する。

【変更】
出願の変更の実体的要件の判断については、「第VI部第2章 出願の変更」及び「第VII部第1章 外国語書面出願制度の概要」の変更出願の取扱いに関する6.2を参照。

個別の詳細な記載が削除され、他の関連する章（出願の変更、外国語書面出願制度）を参照する形に統合・簡素化されました。